Opposizione alla Registrazione di un Marchio: Una Guida Completa per Proteggere il tuo Brand

Nel panorama imprenditoriale, il marchio rappresenta uno strumento fondamentale per creare e mantenere un’identità aziendale unica e distintiva. Questo segno distintivo consente infatti di differenziare i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli degli altri competitor sul mercato. Tuttavia, il processo di registrazione di un marchio può talvolta incontrare ostacoli, tra cui l’opposizione alla registrazione. In questo articolo, esamineremo come funziona il processo di opposizione alla registrazione del marchio, mettendo in luce vari aspetti giuridici e proceduristici di tale processo.

Cos’è l’Opposizione alla Registrazione del Marchio?

L’opposizione alla registrazione del marchio è un procedimento amministrativo mediante il quale il titolare di un marchio precedente o di diritti anteriori può chiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di rifiutare la registrazione di un marchio nazionale depositato da un terzo, ritenuto registrabile[1]. Questa procedura consente di risparmiare tempo e denaro, fornendo un titolo più difficilmente attaccabile in sede di contenzioso, permettendo all’impresa di difendere il proprio marchio.

Chi può Presentare Opposizione alla Registrazione di un Marchio?

L’articolo 177 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) definisce chi è legittimato a presentare un’opposizione. Secondo questa norma, possono presentare opposizione alla registrazione del marchio:

  1. Il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore.
  2. Il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore.
  3. Il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio.
  4. Le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8 del CPI.
  5. I soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica.
  6. Il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell’opposizione[4].

Come Funziona il Processo di Opposizione alla Registrazione del Marchio?

Il procedimento di opposizione inizia con la pubblicazione da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della domanda di marchio ritenuta registrabile. A partire dalla data di pubblicazione, i potenziali oppositori hanno un termine perentorio di tre mesi per presentare un’opposizione[[1](https://uib

m.mise.gov.it/index.php/it/marchi/esame-della-domanda-e-procedura-di-opposizione/procedura-di-opposizione-alla-registrazione-del-marchio)].

L’opposizione deve essere presentata per iscritto e deve contenere alcuni elementi essenziali, tra cui:

  1. L’identificazione del marchio contro il quale è presentata l’opposizione.
  2. L’identificazione del marchio o dei marchi o dei diritti anteriori sulla base dei quali è presentata l’opposizione.
  3. Una dichiarazione dei motivi su cui si basa l’opposizione.

Dopo la presentazione dell’opposizione, il richiedente del marchio ha un periodo di due mesi per rispondere. Questo periodo può essere prorogato per un massimo di due mesi. La risposta deve contenere una dichiarazione di difesa o una richiesta di prova da parte del titolare del diritto anteriore.

Dopo la fase di difesa, l’UIBM esamina le argomentazioni presentate da entrambe le parti e decide se il marchio può essere registrato o meno. Contro la decisione dell’UIBM è possibile presentare un ricorso.

Conclusione

La procedura di opposizione alla registrazione del marchio è uno strumento importante per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, si tratta di un processo complesso che richiede una profonda comprensione del diritto dei marchi.

Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti nel campo. Gli avvocati di Bremark, con sede a Bari in Via Camillo Rosalba n. 47/z, hanno una vasta esperienza in materia di diritto dei marchi e possono assistere durante l’intero processo di opposizione alla registrazione del marchio, a livello nazionale.

Se desideri discutere della tua situazione specifica o hai bisogno di assistenza nella navigazione nel complesso mondo del diritto dei marchi, non esitare a contattare gli avvocati di Bremark. Operiamo in tutta Italia e siamo pronti ad assisterti nella protezione del tuo marchio.

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Perché la registrazione del marchio è essenziale per il tuo successo

1. Difendi la tua identità: La registrazione del marchio ti conferisce il diritto esclusivo di utilizzare il tuo marchio in Europa, proteggendoti da potenziali violazioni e frodi.

2. Prevenzione delle imitazioni: Evita che concorrenti disonesti sfruttino il tuo successo e cercano di confondere i consumatori con marchi simili. La registrazione del marchio ti dà la tranquillità di sapere che il tuo marchio è protetto.

3. Posizione di vantaggio competitivo: La registrazione del marchio crea una barriera legale per i tuoi concorrenti, consentendoti di stabilirti come leader di mercato e costruire una relazione di fiducia con i tuoi clienti.

4. Valore del marchio: Un marchio registrato ha un valore intrinseco maggiore, che può tradursi in un vantaggio competitivo tangibile e nell’attrazione di potenziali investitori.

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LA SORVEGLIANZA DEL MARCHIO REGISTRATO

Un requisito fondamentale del marchio è l’originalità affinché possa essere distinto facilmente dai consumatori nel mercato.
Tale requisito è essenziale anche per chiedere ed ottenere la registrazione del marchio.
Ciò significa che, per la sua registrazione, deve anche essere diverso da altri marchi già depositati o registrati sia sul piano nazionale che internazionale.
Deposita e registra il tuo marchio avvalendoti di apposite Agenzie specializzate in tali servizi, come Bremark, la quale opera a Bari o online.
La registrazione del marchio prevede, infatti, varie fasi e non è semplice procedere senza l’ausilio di un esperto.
Se possiedi un marchio registrato puoi quindi utilizzarlo esclusivamente oppure concedere delle licenze di utilizzo dietro pagamento di una somma di denaro.
Prima però di depositare il marchio è bene effettuare una ricerca di anteriorità, al fine di verificare l’inesistenza di marchi simili già registrati. Infatti, gli Uffici Marchi, italiano o europeo, non effettua alcuna ricerca di marchi simili nel mercato e quindi non emettono solitamente lettere di rigetto del deposito. Per questo motivo, a monte, è sempre opportuno attivarsi effettuando un’apposita ricerca di novità.
Se tale ricerca ha esito negativo, potrete procedere al deposito della domanda di registrazione.
Quando si deposita il marchio bisogna anche scegliere la classe del prodotto o servizio in base alla classificazione di Nizza. Ciò è importante nella misura in cui, una volta depositata la domanda di registrazione, non sarà più possibile modificarla e si potrà solo depositare un nuovo marchio.
La registrazione da sola è il primo passo per una idonea e sufficiente protezione del proprio segno distintivo d’azienda. Infatti, è necessario che vi sia successivamente un’attività di promozione e pubblicità del marchio depositato, oltre che un’attività di difesa e sorveglianza del marchio.
Dopo che il marchio è stato registrato, infatti, è necessario continuare a monitorare apposite banche dati al fine di verificare che non vengano registrati marchi simili, se non addirittura identici, al nostro. Per lo svolgimento di tale attività, è meglio rivolgersi ad un’Agenzia specializzata come Bremark, ove un gruppo di ingegneri e avvocati, selezionati ed esperti nel deposito, registrazione e tutela dei marchi, svolgerà in modo costante e periodico tale servizio.
La sorveglianza ha quindi l’obiettivo di evitare che nel mercato siano presenti più marchi simili, che potrebbero determinare la debolezza del marchio originario.
Questo effetto si chiama diluizione del marchio, e si riferisce alla diminuzione del valore distintivo di un marchio a causa della compresenza di più marchi simili.
Bremark offre un servizio di sorveglianza marchi, con sede a Bari, sia nel mercato italiano che estero.
Solo chi decide di affidarsi ad un servizio di sorveglianza professionale e serio avrà la possibilità di tutelare il proprio marchio da possibili contraffazioni, esperendo tempestivamente un’apposita azione di opposizione contro un marchio simile o identico.
Se questa azione viene esperita tempestivamente si potrà ottenere anche la sospensione immediata del marchio potenzialmente lesivo, senza dover poi attendere i tempi più lunghi di un procedimento giudiziario.
Come è evidente, sono diversi i vantaggi relativi ai servizi di sorveglianza svolti da studi professionali, come Bremark a Bari, anche in considerazione del fatto che molte delle banche dati sono a pagamento e, soprattutto, la loro consultazione richiede apposite competenze anche al fine di individuare preventivamente i casi in cui è opportuno agire.
Infine, il servizio di sorveglianza consente di ricevere aggiornamenti periodici e costanti, segnalando la presenza di marchi simili nel mercato, così da attivarsi in tempo per la migliore tutela dei diritti del titolare del marchio registrato.

Puoi contattare il nostro numero verde o raggiungerci presso la nostra sede legale a Bari per una valutazione del tuo marchio.

REGISTRA IL MARCHIO E DIFENDI LA TUA AZIENDA DALLA CONTRAFFAZIONE

La contraffazione del marchio è una problematica molto diffusa in ambito commerciale, a maggior ragione quando si tratta di aziende famose.
Il marchio è il segno distintivo del prodotto e/o servizio messo in commercio dall’impresa, rispetto a prodotti simili messi in commercio da altre aziende.
La legge dispone che la protezione del marchio può essere ottenuta anche semplicemente con il suo uso, tuttavia per disporre di un valido strumento di tutela è sempre consigliata la registrazione.
Per evitare che taluno faccia un uso scorretto del nostro logo d’azienda, bisognerà presentare una domanda di registrazione presso una Camera di Commercio territorialmente competente ovvero presso l’Ufficio Brevetti e Marchi.
La registrazione non è, però, così semplice, infatti, prima devi predisporre tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative vigenti al tempo della domanda, per poi depositare il marchi, secondo legge.
Tali adempimenti possono essere particolarmente difficoltosi, per questa ragione è sempre consigliato rivolgersi a dei consulenti ed esperti del settore.
Se sei interessato, deposita il marchio con Bremark. Un team di ingegneri, avvocati e consulenti esperti nel deposito e registrazione dei marchi sarà a tua completa disposizione, anche semplicemente per calcolare un preventivo di spesa.
Bisogna prestare attenzione al fatto che un principio fondamentale in tema di validità del marchio è la territorialità. Infatti, l’efficacia giuridica della registrazione è relativa, cioè è legata al paese ove viene effettuata. Così se si registra il marchio in Italia, è possibile avvalersi di una tutela contro la contraffazione del marchio solo all’interno del territorio.
Se si intende, invece, ottenere una protezione in più Stati, allora è necessario depositare il marchio presso l’ufficio competente di ogni singolo Stato, ovvero avvalersi del Marchio Europeo, il quale offre un tutela ristretta in ambito europeo, o del Marchio Internazionale, il quale estende la protezione giuridica sul mercato globale.
Ovviamente ciò significa anche che, se intendi registrare il tuo marchio in Italia dovrai verificare che non esistano marchi simili al tuo, registrati e depositati presso l’ufficio competente in Italia, in Europa e a livello internazionale.
Dopo aver visto come difendere l’azienda dalla contraffazione del marchio, vediamo anche come evitare di contraffare involontariamente un marchio altrui.
Prima di procedere alla registrazione e deposito del marchio, infatti, è necessario verificare che nome, logo e grafica siano uniche ed originali.
A tal proposito, bisogna svolgere la ricerca di anteriorità, al fine di accertarsi dell’assoluta originalità del marchio, sul territorio nazionale ed internazionale.
Infatti, depositando un marchio simile ad uno già esistente, sebbene la domanda di registrazione possa essere accettata, sarebbe molto alto il rischio di subire un procedimento penale per contraffazione o imitazione.
In conclusione, se stai pensando che la registrazione del marchio è sufficiente a difendere il tuo marchio, ebbene, ti sbagli. Infatti, il rischio dell’imitazione del marchio registrato è sempre possibile.
Pertanto, occorre fare affidamento a degli specialisti del settore, i quali consultano periodicamente delle apposite banche dati segnalando eventuali ipotesi di contraffazione. Ciò consentirà di agire in tempo intraprendendo le opportune procedure legali di tutela del marchio registrato.
Come detto, infatti, solo un marchio registrato può essere tutelato in caso di imitazione e/o contraffazione. Infatti, al fine di verificare l’uso illecito del vostro marchio sarà indispensabile una verifica ed una conferma ufficiale della proprietà del marchio stesso. Soltanto a seguito di tale procedura è possibile difendere il marchio attraverso l’azione di contraffazione, la quale presuppone, infatti, la titolarità del marchio.
I convenuti e legittimari passivi dell’azione sono gli autori delle condotte illecite di contraffazione e l’azione andrà incoata innanzi al giudice italiano ove ha sede il domicilio del convenuto ovvero, in mancanza, presso il giudice del domicilio del soggetto che ha esperito l’azione.

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REGISTRAZIONE DEL MARCHIO, LA RICERCA DI ANTERIORITÀ

Prima di procedere alla registrazione di un marchio è di fondamentale importanza affidarsi a professionisti qualificati che svolgano una ricerca di anteriorità.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

RICERCA DI ANTERIORITÀ: COS’È E A COSA SERVE

La ricerca di anteriorità è l’attività principale qualora si voglia procedere alla registrazione di un nuovo marchio.

Tale attività riguarda essenzialmente una ricerca, effettuata prima di depositare il marchio presso l’Ufficio Marchi, che verifichi una potenziale pericolosità del vostro marchio relativa, tra le altre cose, ad un possibile conflitto con altri marchi.

Tale conflitto potrebbe essere generato da marchi simili o marchi uguali, i quali potrebbero condurre ad una Opposizione da parte dei titolari che hanno registrato il marchio precedentemente a voi.

A tale proposito è necessaria una precisazione, non tanto rispetto al concetto di marchio uguale, quanto a quello di marchio simile: sono definiti marchi simili tutti quei marchi che presentano, anche alternativamente, una assonanza fonetica, visiva o concettuale rispetto al marchio per cui si vuole procedere a registrazione.

Alcuni esempi per comprendere al meglio il concetto di marchio simile: assonanza visiva è il caso di 2121 e Z1Z1; assonanza fonetica è Day e Dei; assonanza concettuale è Sky e Cielo.

In sostanza, quindi, il vostro marchio dovrà avere la caratteristica della novità, rispetto a servizi o prodotti affini.

Si ricorda, infatti, che la ricerca dovrà essere effettuata esclusivamente rispetto alla classe di servizi e prodotti per i quali si richiede la registrazione. Al momento della registrazione si potrà ottenere il diritto all’esclusiva unicamente per la classe prescelta in base alla Classificazione di Nizza.

Si è già anticipato che la ricerca di anteriorità ha il fine di prevenire i rischi relativi ad una eventuale Opposizione. Tale Opposizione è un procedimento amministrativo mediante il quale l’opponente, ossia il titolare che ha proceduto a registrare il marchio prima di voi, chiede il rigetto di una domanda di registrazione.

Mediante tale procedimento, l’opponente, richiede il non utilizzo del marchio registrato – il quale risulta essere in opposizione al proprio e presenta una situazione di confusione – e, nel peggiore dei casi, potrebbe richiedere anche un risarcimento per i danni eventualmente cagionati.

RICERCA DI ANTERIORITÀ: QUANDO EFFETTUARLA E COME PROCEDERE

La ricerca di anteriorità dovrebbe essere effettuata il prima possibile in virtù del fatto che i possibili rischi non si esauriscono con la sussistenza di marchi uguali o simili. Inoltre, essendo una attività molto complessa, sarebbe meglio affidarsi sin da subito a professionisti del settore.

L’ideale sarebbe procedere a ricerca di anteriorità ancora prima di costituire una Società o mettersi sul mercato; tuttavia, capita spesso, che la ricerca venga effettuata posteriormente e ci si ritrovi a dover sanare situazioni pregresse.

Per poter procedere alla ricerca occorre precisare che la stessa – la quale potrà avvenire tramite database privati o pubblici – avrà il fine di prendere in considerazione tutti i marchi che sono stati depositati sul territorio nazionale, qualora il richiedente voglia procedere a registrazione di marchio italiano.

È necessario prestare attenzione al fatto che, i marchi validi in Italia, non sono soltanto quelli depositati all’UIBM ma anche quelli dell’Unione Europea ed Internazionali, quando l’Italia sia stata indicata tra i paesi di validità.

Nelle medesima situazione, chiunque voglia procedere alla registrazione di un marchio Europeo: la verifica dovrà riguardare non soltanto i marchi dell’Unione Europea, ma anche quelli italiani ed Internazionali, per i quali sia stata richiesta la validità all’interno dell’Unione Europea.

Qualora poi la ricerca di anteriorità restituisca uno o più risultati simili sarà necessario valutare, possibilmente con il professionista prescelto, una strategia di registrazione.

RICERCA DI ANTERIORITÀ E L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI AD ESPERTI

Come facilmente desumibile dalla descrizione sopra effettuata la ricerca di anteriorità è una attività di fondamentale importanza ma anche molto complessa.

Sono molteplici gli elementi da prendere in considerazione e soltanto un esperto può essere in grado di effettuarla senza dimenticare nessun elemento primario che potrebbe compromettere la ricerca stessa.

A titolo esemplificativo, qualora si proceda a ricerca di anteriorità rispetto alla novità di un marchio italiano, ci si potrebbe dimenticare di verificare i marchi nazionali depositati, negli ultimi sei mesi, all’estero.

Questo è soltanto un esempio, ma potremmo farne innumerevoli, proprio in virtù della complessità dell’attività in essere.

Inoltre, anche affidandosi a software, questi dovranno essere interpretati ed applicati con particolare cura rispetto al caso specifico.

Per queste ragioni, si consiglia di affidarsi a professionisti esperti che possano garantire il buon esito di una attività di registrazione del proprio marchio mediante una ricerca di anteriorità effettuata scrupolosamente e che consenta una tutela integrale.

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L’USO DEL MARCHIO REGISTRATO

CHE COS’È UN MARCHIO REGISTRATO?

La disciplina riguardante il marchio è ricompresa nel Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005) e in norme del Codice Civile, nonché dalla legislazione Europea ed Internazionale.

Con il termine “marchio registrato” viene identificato un segno distintivo usato in una attività commerciale e idoneo a distinguere i propri servizi o prodotti da altri sempre presenti sul mercato.

Facciamo alcuni esempi che possano rendere più chiaro questo concetto: la bottiglia della Fanta, il simbolo della Pura Lana Vergine, il rombo della Harley Davidson, sono tutti marchi registrati, i quali distinguono tali precisi prodotti dagli altri presenti in commercio.

DEPOSITARE IL MARCHIO REGISTRATO: ALCUNI CONSIGLI

Prima di tutto occorre precisare che, di fondamentale importanza, è l’attività di scelta del tipo di marchio che si intende depositare, anche per evitare di finire per contraffare marchi altrui.

Il marchio può essere costituito da parole, da grafica e da grafica e parole. Nel caso in cui si proceda a depositare un marchio formato solo da parole, i diritti verranno vantati solo sulle parole; qualora invece si depositi un marchio formato da grafica o da grafica e parole, la tutela sarà posta anche nei confronti del logo.

Ci si ricordi poi che più il logo o la parola sono originali e più il marchio sarà forte e tutelato dalle imitazioni. Qualora, invece, si crei un marchio debole è consigliabile unire alle parole la grafica in modo da renderlo maggiormente tutelato.

Prima di procedere al deposito è sempre bene effettuare una ricerca di novità, ossia una attività finalizzata a verificare che il proprio marchio non sia già stato utilizzato da altri. Diversamente si potrebbe essere costretti – stante la circostanza che, nonostante la presenza del medesimo marchio, il sistema consente comunque la registrazione – a cessare l’utilizzo del marchio o, nel peggiore dei casi, risarcire anche per i danni cagionati.

Per un esame dettagliato, tuttavia, occorre sempre rivolgersi a professionisti del settore, i quali potranno monitorare il marchio anche successivamente alla registrazione.

REGISTRARE IL MARCHIO: I REQUISITI E LA SCELTA DELLE CLASSI

Affinché si possa procedere a registrare il marchio è necessario che questo rispetti alcuni requisiti. Prima di tutto, il carattere della novità: è fondamentale che il marchio che si vuole registrare non sia mai stato registrato in Italia; qualora sia stato registrato all’estero, invece, è possibile procedere a registrazione ma tale marchio non deve essere particolarmente noto.

Altro requisito è il carattere distintivo dallo stesso posseduto.

Un marchio può essere registrato da una persona fisica, priva di partita iva, e da una impresa. Dalla registrazione del marchio, il titolare, dovrà utilizzarlo, o manifestare l’intenzione di utilizzarlo, entro cinque anni: diversamente il marchio decadrà per inattività.

Un aspetto da tenere in considerazione, in fase di registrazione, è la scelta di classi di servizi e prodotti per i quali il marchio verrà poi utilizzato (c.d. Classificazione di Nizza), i quali dovranno essere precisati nella domanda di registrazione.

La registrazione del marchio, infatti, non è assoluta. Ai sensi del Codice della Proprietà Intellettuale, infatti, il diritto all’esclusività – nonché il divieto di terzi di utilizzare il medesimo marchio – vantato dal titolare attiene esclusivamente a servizi affini o identici, rispetto ai quali può essere creata una confusione.

L’analisi delle classi che si intendono proteggere deve essere, quindi, effettuata con attenzione e scrupolo; motivo per il quale è altamente consigliabile che tale attività venga svolta da esperti del settore.

QUANTO DURA UN MARCHIO E IN CHE STATI È PROTETTO

Dal giorno in cui avviene il deposito un marchio dura dieci anni e potrà essere rinnovato, alla scadenza decennale, all’infinito.

Tale rinnovo potrà essere richiesto mediante deposito di una nuova domanda di registrazione, seppur connessa alla precedente già registrata, e al pagamento di una tassa.

Rispetto alla validità, questa dipende dalla tipologia di marchio depositato il quale potrà essere: marchio italiano (valido solo in Italia); marchio Europeo (valido nell’Unione Europea); marchio Internazionale (valido nei paesi firmatari del Protocollo di Madrid); marchio estero (valido in ogni paese estero in cui viene depositato).

La scelta relativa alla registrazione è attinente unicamente alla scelta che si vorrà fare del marchio stesso.

I VANTAGGI DELLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO

Tra i vantaggi si segnala, prima di tutto, la circostanza che la registrazione conferisce una efficiente tutela relativamente al valore commerciale di un brand.

Inoltre, tutela il titolare da concorrenza e contraffazioni.

Infine, il marchio registrato rappresenta un titolo che potrà essere utilizzato in accordi commerciali ed essere, quindi, una fonte di reddito.

La registrazione del marchio, quindi, mediante professionisti incaricati rappresenta certamente numerosi vantaggi e una forma di tutela indispensabile.

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